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關于第9296365號圖形商標無效宣告請求裁定書

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申請人:沃康有限責任公司
  委托代理人:上海專利商標事務所有限公司
  被申請人:關偉文
  申請人于2016年4月7日對第9296365號圖形商標(以下稱爭議商標)提出無效宣告請求。我委依法受理后,依照《商標評審規則》第六條的規定,組成合議組依法進行了審理,現已審理終結。
  申請人的主要理由:申請人是一家世界知名的服飾、服飾配件公司。申請人成立于1991年,原名稱為“Stone boardwear Inc”,變更為沃康有限公司(VOLCOM,INC),后改制為沃康有限責任公司(VOLCOM,LLC)。爭議商標與申請人在先注冊的第6437541號圖形商標、第1200876號VOLCOM及圖商標(以下稱引證商標一、二)構成類似商品上的近似商標。爭議商標損害了申請人的在先著作權。爭議商標是對申請人已經使用并具有一定影響的商標的不正當搶注。
  被申請人明知或應知申請人商標,仍注冊與申請人商標高度近似的爭議商標,完全是為了攀附申請人的商譽,具有明顯惡意,違反了誠實信用原則。爭議商標帶有欺騙性,容易使相關公眾產生誤認。綜上,依據《中華人民共和國商標法》第七條、第十條第一款第(七)項、第三十條、第三十二條、第四十四條、第四十五條的相關規定,請求對爭議商標予以宣告無效。
  申請人向我委提交了以下主要證據:
  1.申請人公司情況介紹、改制證明文件;
  2.申請人商標注冊情況;
  3.申請人在先商標注冊證;
  4.申請人2005年秋季產品目錄、2002年~2005年間刊登的部分廣告;
  5.申請人公司在中國銷售VOLCOM及圖商標產品的銷售發票;
  6.申請人圖形作品在美國版權局的登記證書;
  7.行政機關裁定等。
  被申請人在我委規定期限內未予答辯。
  經審理查明:
  1.爭議商標由被申請人于2011年4月2日申請注冊,經異議程序于2015年10月21日在第25類“婚紗”商品上獲準注冊。
  2.引證商標一、二在爭議商標申請日前申請注冊,核定使用在第25類“服裝”等商品上。至本案審理時,引證商標一、二均為有效在先注冊商標。
  3.引證商標一中的圖形已于2000年11月1日在美國進行了版權登記,版權人為引證商標原注冊人,Stone Boardwear. Inc。Stone Boardwear公司已合并入沃康有限公司(VOLCOM,INC)。沃康有限公司(VOLCOM,INC)現改制為沃康有限責任公司(VOLCOM,LLC)。
  以上事實有商標檔案和在案證據予以佐證。
  《商標法》第七條基本內容已體現在其他條款中。根據申請人的主張、事實、依據,經合議組合議,本案的焦點問題歸納為:
  一、爭議商標與引證商標一、二是否構成類似商品上的近似商標。
  二、爭議商標的申請注冊是否損害了申請人的在先著作權,從而構成了《商標法》第三十二條關于“不得損害他人在先權利”規定之情形。
  關于焦點問題一,我委認為,兩商標是否構成類似商品上的近似商標,主要依據兩商標在音、形、義上的區別,并結合指定使用商品是否相同或類似,考慮兩商標在市場上是否存在引起混淆、誤認的可能等因素進行判定。本案中,爭議商標圖形與引證商標一、二圖形在表現手法、設計風格、構圖特點等方面均較為相近,整體上難以區分,構成近似標識。爭議商標核定使用在第25類的“婚紗”商品與引證商標一、二核定使用在第25類的“服裝”等商品在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費人群等方面相同或近似,且具有較高的關聯性,爭議商標注冊使用在上述類似商品上,易引起消費者的混淆和誤認。因此,爭議商標與引證商標一、二已構成使用在類似商品上的近似商標。
  關于焦點問題二,我委認為,判定爭議商標的注冊申請是否損害他人在先著作權,須考慮他人所述的作品(以下稱涉案作品)是否構成我國《著作權法》保護的作品、他人是否對涉案作品享有在先著作權、爭議商標與涉案作品是否構成實質性近似及系爭商標所有人是否存在接觸涉案作品的可能等因素。本案中,首先,申請人所述的圖形作品表現形式獨特,具有一定的獨創性,屬于我國《著作權法》保護的美術作品。其次,根據我委查明的第三項事實可知,在爭議商標申請日前,申請人圖形作品已完成并發表,在沒有相反證據足以推翻的情況下可以成為申請人在先享有涉案作品著作權的初步證據,即認定申請人對涉案作品享有在先著作權。再其次,由于該作品已被作為商標在中國注冊及使用,被申請人有接觸到該作品的可能。最后,爭議商標的圖形與涉案作品在圖形構成要素、表現形式、視覺效果等方面基本相同,已構成《著作權法》意義上的實質性近似。綜上,被申請人未經申請人的許可或同意,仍然將與申請人享有著作權的作品近似的圖形作為商標申請注冊,已損害了申請人的在先著作權。
  《商標法》第三十二條“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”是對未注冊商標予以保護的條款,而本案引證商標已在先獲準注冊,且我委對其基于注冊形成的在先商標權利通過《商標法》第三十條予以保護,故本案不適用《商標法》第三十二條的規定審理。
  爭議商標并不具有欺騙性,不會使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認,未構成修改后《商標法》第十條第一款第(七)項所指情形。
  《商標法》第四十四條第一款主要解決的是以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的行為。本案中,申請人并未提交證據證明爭議商標在申請注冊過程中存在擾亂商標注冊管理秩序、損害公共利益等行為,故申請人的該項主張,我委不予支持。
  綜上,申請人無效宣告理由部分成立。
  依照《中華人民共和國商標法》第三十條、第三十二條、第四十五條第一款、第四十五條第二款和第四十六條的規定,我委裁定如下:
  爭議商標予以無效宣告。
  當事人如不服本裁定,可以自收到本裁定書之日起三十日內向北京知識產權法院起訴,并在向人民法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我委。

  合議組成員:閆潔 牛三毛 熊培新
2016年11月23日

 

解 讀
 

  本案涉及爭議商標為圖形商標,商評委認定爭議商標與引證商標構成使用在類似商品上的近似商標,還侵犯了申請人享有的在先著作權,最終裁定爭議商標無效。
  侵犯他人在先著作權,是圖形商標或含圖形要素商標在異議和無效程序中經常遇到的事由。本案給商標注冊人如何設計、規劃自己的圖形商標并保護含著作權在內的自身合法權利,提供了一個很好的借鑒。
  一、商標圖形整體外觀近似,可以構成近似商標
  商標近似性判斷包括兩個要素,一是商品或服務是否相同或近似,二是商標圖案本身的近似性判斷。本案爭議商標注冊的第25類的“婚紗”商品與引證商標一、二核定使用在第25類的“服裝”等商品關聯性較高,構成近似商品,這一認定較容易理解。
  關于圖案本身的相似性,商評委認為,爭議商標圖形與引證商標一、二圖形在表現手法、設計風格、構圖特點等方面均較為相近,整體上難以區分,構成近似標識。從這三件商標的具體圖案來看,爭議商標圖形采用了與引證商標相同的表達方式和設計特征,三件商標均采用了三角形和多邊形黑、白色塊組合方式構圖,且相應色塊形狀及整體組合方式基本相同。雖然與兩件引證商標相比,爭議商標圖形缺少了引證商標圖案右半邊的一小部分圖案(與引證商標一還存在圖案著色黑白翻轉的情況),但整個爭議商標圖案與引證商標的大部分圖案存在高度一致性。
  由于引證商標圖案的構圖、表達方式具有很強的獨特性,爭議商標圖案與之大部分雷同,會造成相關公眾在看到爭議商標時與引證商標產生混淆,從而對商品來源產生誤認,故認定兩者構成近似商標。
  二、判定商標圖形侵犯在先著作權的標準是接觸加實質性相似原則
  依據《商標法》第三十二條審查爭議商標是否侵害他人在先著作權時,適用著作權侵權判定一般規則,即通常所說的接觸加實質相似原則,在認定雙方圖案均構成法律所保護作品的基礎上,具體事實審查有3個方面:1.他人在先完成作品并享有著作權。2.爭議圖形與他人作品構成實質性相似。3.爭議圖形設計人接觸了他人在先作品或具有接觸的現實可能性。
  關于享有在先著作權的證據,通常有原始創作證據、先前使用證據、作品登記證據等,這些證據在具體案件中要根據情況綜合運用以形成證明力。將圖形作品用作商標申請的行為,并不當然可以證明圖形的著作權歸屬,但該行為是對圖形作品的使用行為,可以結合其他證據共同認定作品的著作權歸屬。本案中,商評委根據引證商標一中圖形作品已進行版權登記、申請人已經將該圖形用作商標申請并進行使用等事實,認定申請人依法享有在先著作權。
  關于作品之間的實質相似,要根據作品的表達特征、獨創性和整體效果等方面進行綜合判斷。本案爭議商標圖案與在先作品獨特的構圖方式高度一致,包括色塊的形狀、比例、位置、組合方式等均雷同,各自獨立創作的蓋然性極低。
  關于接觸在先作品的事實認定,實踐中一般根據多方面事實要素綜合判定?梢灾苯幼C明接觸的證據(如侵權人代理、銷售、使用作品的證據)并不多見,多數情況下,要根據作品的公開、使用情況加以推定。作品特有表達方式的雷同性,對認定接觸作品具有重要影響。本案中,引證商標一的公開時間是2013年6月,爭議商標的申請日為2011年4月,故爭議商標不具有接觸引證商標一的條件。但引證商標二早在1998年2月就在國內公開了,同時申請人還提供了該商標在國內公開使用的證據,因此可以認定引證商標二中的圖案存在被爭議商標申請人接觸的現實可能性。
  三、圖形商標申請人應重視圖形作品的著作權保護
  與文字商標不同,圖形商標或圖文組合商標中的圖形要素除可以發揮商標的功能外,其圖形本身還可以同時得到《著作權法》的保護,從而給作品權利人帶來更多權益。
  在設計、規劃圖形商標申請時,對于設計獨特的原創圖案,當事人應注意從著作權角度進行保護,包括注意保留該作品創作過程證據、及時進行作品登記、保留對作品的使用證據等。這些證據在作品遭遇侵權,如被他人抄襲用于商標注冊時,將發揮巨大的作用。
  以本案為例,雖然商評委認定兩個無效理由均成立,但相比之下,侵犯在先著作權的無效理由比商標近似的無效理由有更強的說服力,因為爭議商標并非復制或抄襲了引證商標圖形的全部而僅是其一部分,但抄襲他人作品的一部分是常見的侵權方式,容易作出侵權判斷,而對圖形部分相同的商標作出近似性判斷更加復雜且可能出現更多的不同意見。兩相比較,基于作品著作權的無效理由,其效果可謂“一劍封喉”。

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